Интеллектуальная безопасность компании

Андронов Алексей Сергеевич. 31 год, специализация по интеллектуальной собственности и судебному урегулированию споров, закончил Московскую Государственную Юридическую Академию (МГЮА)

Генеральный директор ООО «Юридическое агентство «Интеллект и Право»

Сайт компании www.i-p.ru

В последнее время российские компании стали особое внимание уделять защите интеллектуальной собственности. Связанно это с целым рядом причин:

- развитие российского бизнеса привело к осознанию, что бренд, или так называемая узнаваемость компаний играет важную роль в продвижении товаров и услуг;
- достаточно распространились случаи «интеллектуального пиратства», когда компанию, не успевшую вовремя защитить свою интеллектуальную собственность, лицо, зарегистрировавшее на себя элементы бренда или патенты, принуждает к выплате лицензионных платежей или к выкупу зарегистрированных им товарных знаков, патентов;
- привлечение крупных инвестиций в отрасли связанные с авторскими и патентными правами (строительство архитектурных объектов, разработки новых технологий и технических устройств, разработка и продвижение высокотехнологичных товаров, реализация авторских произведений, деятельность средств массовой информации), требует высококвалифицированного юридического обеспечения таких проектов;
- увеличение рекламных расходов, привело к развитию рынка рекламных услуг, жесткие требования к которому также требует юридического сопровождения;
- раздел товарных рынков между крупными игроками рынка при помощи объектов исключительных прав;
- недобросовестная конкуренция, выраженная в использовании популярности и известности на рынке крупных компаний;
- участились случаи нарушения прав авторов и патентообладателей, связанные с незаконным использованием принадлежащих им объектов интеллектуальной собственности.

Я долго думал, как лучше всего рассказать о том, чем я занимаюсь. Очевидно, что давать какие-то практические советы в небольшой статье занятие бессмысленное. Все дело в том, что в консалтинге не бывает шаблонных решений. Правовой консалтинг подразумевает, что каждая ситуация заказчика индивидуальна и требует не стандартного подхода для решения возникшей проблемы. Именно, исходя из этих размышлений, я и решил, что лучше будет не просто пересказывать общие сведения об интеллектуальной собственности, а стоит попробовать описать несколько реальных ситуаций из практики.

Возможно опыт совершенных кем-то ошибок, поможет руководителям организаций принять решение в каких случаях следует заблаговременно обратиться к специалисту.

1) Авторские права и логотип компании.

Несколько лет назад ко мне обратился клиент, занимающийся компьютерным дизайном, разработкой логотипов и фирменного стиля компаний.

В конце 90-х годов он работал в небольшой фирме на должности дизайнера. К нему обратился знакомый его начальницы с просьбой разработать логотип для внедряемого в России нового высокотехнологичного продукта.

Дизайнер разработал несколько вариантов логотипа, и опасаясь возможного присвоения авторских прав, выслал сам себе несколько запечатанных конвертов с разработанными логотипами. Все дело в том, что если подобный конверт не вскрывать, штемпель даты почтового отправления может подтвердить приоритетную дату создания объекта авторского права.

На каждом экземпляре распечатанного логотипа дизайнер проставил знак охраны авторского права © (так называемый значок «копирайта»), и свою подпись.

Договор о передаче авторских прав с дизайнером не подписывался, авторского вознаграждения ему не выплачивалось. Видимо знакомый начальницы решил воспользоваться своими связями, а также подчиненностью дизайнера, при этом заполучить разработанный логотип бесплатно.

Через несколько месяцев после разработки логотипа дизайнером, компания которой руководил знакомый начальницы, подала в Роспатент на регистрацию около десятка товарных знаков, включающих в себя, в том числе разработанный дизайнером логотип.

В двухтысячных годах компания стала достаточно известной, годовой оборот компании составил десятки миллионов долларов, а на каждом изделии компании был проставлен товарный знак, включающий в себя разработанный дизайнером логотип.

Справедливо предполагая, что авторские права на логотип не были переданы, дизайнер обратился ко мне за юридической консультацией и помощью.

Для справки:
В соответствии с пунктом 3 ст. 7 Закона РФ от 23 сентября 1992 г . N 3520- I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (с изменениями от 27 декабря 2000 г ., 30 декабря 2001 г ., 11, 24 декабря 2002 г .)

«Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака»

В соответствии со ст. 28 этого же закона «предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований пункта 3 статьи 7 настоящего Закона.

2) Дистрибьютор решил завести собственный бизнес.

Российская компания долгое время являлась дистрибьютором известной международной корпорации, реализуя на территории Российской Федерации следующие товары: набивочные материалы, ткани, нити текстильные.

Товары реализовывались под принадлежащим международной корпорации товарным знаком, зарегистрированным во многих странах мира, и в том числе в Российской Федерации. Условно за обозначение данного товарного знака выберем название « SUPERPRODUKT ».

Поняв бесперспективность дальнейшего развития путем перепродажи чужих товаров, российская компания пересмотрела свой взгляд на стратегию ведения бизнеса и приняла решение организовать собственное производство подушек и матрацев, распространять которые также планировалось под брендом « SUPERPRODUKT ».

В качестве мер по развитию бизнеса российская компания зарегистрировала на себя товарный знак « SUPERPRODUKT » в отношении подушек и одеял, а также зарегистрировала доменное имя в российской зоне . Ru – « SUPERPRODUKT . RU ».

Через некоторое время международная корпорация обратила внимание на то, что их бывший дистрибьютор занимается распространением на рынке подушек и матрацев под брендом « SUPERPRODUKT », который является идентичным товарному знаку, принадлежащему международной корпорации. В целях защиты своих прав международная корпорация подала исковое заявление, в котором потребовала признать произведенную российской компанией продукцию контрафактной, а также передать ей доменное имя « SUPERPRODUKT . RU », как нарушающее права на принадлежащий международной корпорации товарный знак.

После прохождения многих инстанций рассмотрения данного дела в суде, суд принял решение, что товары международной корпорации и российской компании не являются однородными, так как набивочные материалы и нити текстильные соотносится с подушками и матрацами, как готовый продукт и необходимые для его производства материалы и составляющие. При этом суд полностью отказал международной корпорации в заявленных исковых требованиях.

Следует отметить, что Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» не запрещает различным компаниям одновременно иметь идентичные товарные знаки, зарегистрированные в отношении неоднородных (разных) товаров и услуг. Это следует из статьи 7 Закона, в соответствии с которой:

«Статья 7. Иные основания для отказа в регистрации

1. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет»

При рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака Патентное ведомство проводит проверку заявленного на регистрацию обозначения по основанию указанному в данной статье, и в случае если товарный знак заявляется на регистрацию в отношении товаров однородных ранее зарегистрированному знаку – выносит решение об отказе в регистрации нового знака.

Регистрация товарных знаков в отношении неоднородных (различных) товаров и услуг не дает возможности потребителям быть введенным в заблуждение, так как у различных товаров различный вид, назначение, различная покупательская аудитория, различные места распространения, и при их изготовлении используются различные материалы, вследствие чего рынки данных товаров и услуг также полностью отличаются. Именно такая методика определения однородности товаров и услуг изложена в пункте 3.1. «Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания» (утвержденных Приказом Роспатента от 27 марта 1997 г . N 26), применение которых является обязательном при экспертизе заявленного на регистрацию обозначения в Патентном ведомстве.

«Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия реализации товаров, круг потребителей и другие признаки».

Международная корпорация не удовлетворилась вынесенным судом решением и подала новый иск, в котором, основываясь на недостаточно точных и размытых формулировках первоначального судебного решения, потребовала взыскать с российской компании компенсацию за использование принадлежащего им товарного знака.

Результат рассмотрения данного судебного спора также не принес международной корпорации никакого результата.

В последующем международная корпорация попробовала через Палату по патентным спорам признать недействительной регистрацию выданного Российской компании товарного знака « SUPERPRODUKT ». По мнению международной корпорации данный товарный знак был выдан в отношении товаров, однородных товарам, указанным в товарном знаке, выданном ранее международной корпорации. Рассмотрение дела в палате по патентным спорам также не принесло международной корпорации никакого результата.

Несмотря на все постигшие международную корпорацию неудачи, в конечном итоге ей все-таки удалось заполучить товарный знак и доменное имя, ранее принадлежащие российской компании. Правда, сделано это было путем покупки данных объектов у российской компании. Российская компания, оценив степень оказанного на неё давления, а также приняв во внимание предложенную в конечном итоге сумму вознаграждения, приняла решение сменить бренд на менее конфликтный, и развивать собственное производство под другим товарным знаком.

3) Скупой заплатит трижды.

Данная история в некотором роде типична для конкурентных отношений, и наглядно иллюстрирует преимущества компаний, уделяющих внимание развитию своих интеллектуальных активов.

В период становления российского бизнеса на российском рынке появилась консалтинговая компания, занимающаяся проведением очень редких и специфических тренинг-семинаров. В связи с особенностями специфики у данной компании не было конкурентов на рынке.

Через некоторое время у данного вида деятельности появилась собственная терминология и в том числе особое название для тренинг-семинаров, которое ассоциировалось на рынке с группой специалистов этой компании.

Прошли годы, которые показали, что бизнес компании оказался востребован на рынке. В связи с этим группа работавших в компании специалистов приняла решение выйти из компании и организовать собственное дело. Естественно, что для сохранения аудитории своих потенциальных клиентов, группа специалистов продолжила использовать свое особое название, которое у клиентов устойчиво ассоциировалось с ними.

В момент организации новой компании, в связи с нехваткой денежных средств, группа специалистов решила не регистрировать товарный знак. Финансовое положение новой компании медленно и неуклонно развивалось, и через некоторое время было принято решение зарегистрировать особое название группы специалистов в качестве товарного знака. Была проведена проверка среди зарегистрированных товарных знаков и заявленных на регистрацию обозначений, которая выявила, что данное название уже подано на регистрацию директором первоначальной компании.

Что-либо исправить в такой ситуации практически очень сложно, так как оспорить регистрацию такого названия в качестве товарного знака на имя первоначальной компании законных оснований не имеется. Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи первоначальной заявки, и следовательно, товарный знак будет зарегистрирован на имя того, кто первый обратился в Патентное ведомство.

После регистрации товарного знака директор первоначальной компании предложил группе специалистов работающих в новой компании заключить с ним лицензионный договор, по условиям которого за использование принадлежащего ему товарного знака платить лицензионные платежи в процентном отношении от полученного дохода.

4) Доменное имя и товарный знак.

Несколько лет назад особенной популярностью среди специалистов по интеллектуальной собственности пользовались судебные споры, связанные с доменными именами. «Модная» категория дел хорошо освещалась в прессе, что привлекло внимание руководителей различных компаний. К сожалению, принимая решение о судебном разбирательстве, не многие руководители обращались к квалифицированным специалистам, и достаточно часто полагались на силы штатных юристов.

Довольно известная российская компания, специализирующаяся на выпуске компьютерных игрушек подала в суд на моего клиента. Предметом исковых требований была выплата компенсации за использование принадлежащего компании товарного знака в доменном имени в сети Интернет, а также передача самого доменного имени истцу.

По мнению компании, мой клиент использовал их товарный знак, зарегистрировав сходное с ним доменное имя в доменной зоне . Ru . Правовым основанием для предъявленных требований компания считала пункт 2 ст. 4. Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», в котором говориться, что нарушением товарного знака может быть использование его в сети Интернет, в частности в доменном имени или при других способах адресации. При этом логика представителей компании было проста, если товарный знак идентичен основному элементу доменного имени (домену второго уровня), то нарушение есть.

Во время судебного разбирательства мне пришлось обратить внимание суда и юристов компании на неполное прочтение ими нормы закона:

«Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации».

При этом, как следует из содержания данной статьи, для признания факта нарушения товарного знака использованием доменного имени недостаточно простой схожести этих двух объектов, а необходимо одновременное наличие и совпадение трех фактических обстоятельств:

- использование товарного знака, или сходного с ним до степени смешения обозначения;

- использование должно осуществляться в отношении товаров, для которых товарный знак зарегистрирован или однородных товаров;

- использование товарного знака должно вводить товары в гражданский оборот.

В указанном деле был только один элемент из трех необходимых для признания нарушения доменным именем прав на товарный знак – доменное имя было сходно до степени смешения с товарным знаком. В то же время в деле не было ни одного доказательства, что доменное имя используется для товаров однородных указанном в товарном знаке, и что данные товары вводятся в гражданский оборот. На сайте моего клиента располагался некоммерческий форум для общения, на котором вообще не было информации о товарах или услугах.

Все это предоставило суду возможность обосновано отказать в требованиях компании владельца товарного знака, и оспариваемое доменное имя до сих пор принадлежит моему клиенту.

5) Недобросовестная конкуренция.

Достаточно сложной категорией дел являются дела связанные с недобросовестной конкуренцией. При этом условно данные дела можно поделить на две основные группы:

- к первой группе относятся ситуации, когда, используя различные ухищрения, конкуренты пытаются заполучить необоснованные преимущества в отношении моих клиентов;

- ко второй группе дел относятся случаи, когда мои клиенты просят проанализировать, каким способом можно использовать неопределенность в действующем законодательстве для получения преимуществ в отношении их конкурентов.

Приведенные ниже три случая, достаточно ярко характеризуют и ту и другую категорию дел.

Перепродажа программы:

Достаточно часто мне приходится оказывать консалтинговые услуги в области правового сопровождения программного обеспечения. Ко мне обратился один из моих постоянных клиентов с просьбой проанализировать ситуацию. Ценовая политика крупной фирмы, специализирующейся на компьютерном софте существенно отличалась от того, в насколько крупной компании предстоит внедрение программного обеспечения. При этом разница в сумме могла изменяться в десятки раз. Мой клиент, специализирующийся на перепродаже программного обеспечения обратился с просьбой проанализировать, насколько подобное положение дел соответствует нормам действующего законодательства.

В соответствии с действующим законодательством правообладатель вправе самостоятельно определять условия использования принадлежащего ему объекта авторского права – компьютерной программы, в том числе размер и порядок выплаты вознаграждения. В то же время в ст.16 Закона РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» содержится разрешение на вторичную передачу прав на программное обеспечение третьим лицам, при условии, что передача будет осуществлена в полном объеме прав, полученных первоначальным владельцем программного обеспечение.

Указанная норма дает основание перепродать права на программное обеспечение третьему лицу. Для этих целей и была зарегистрирована новая компания, которая приобретя программное обеспечение за небольшую стоимость перепродала все права на него другой компании. Экономия конечного пользователя составила достаточно крупную сумму.

Реклама на поисковой системе в сети Интернет.

Вторая история характеризует новые способы привлечения внимания потенциальных клиентов в сети Интернет. Практически на каждой поисковой системе в сети Интернет в последнее время получила распространение контекстная реклама. При наборе ключевого слова в поисковой системе, рядом с результатами поиска мы получаем рекламные блоки, со ссылками на товары или услуги.

Одна из российских компаний решила воспользоваться популярностью изделий зарубежной компании. При наборе в поисковой системе наименования товара зарубежной компании в результатах поиска появлялись рекламные блоки, размещенные на платной основе российской компанией. В рекламных блоках содержалась ссылка на аналогичный товар другого производителя.

Следует сказать, что иностранная компания проявила разумную дальновидность, зарегистрировав название своего товара в качестве товарного знака. При этом размещение подобной рекламы российской компанией было актом недобросовестной конкуренции по отношению к иностранной компании, а также типичным случаем использование товарного знака без разрешения правообладателя. Компания владелец поисковой системы в этом случае могла быть привлечена в качестве соответчика или третьего лица, что прямо повлияло на разрешение данного инцидента. После сообщения к администрации поисковой системы, с сообщением о данном случае недобросовестной конкуренции, показы рекламных блоков российской компании были прекращены.

Сайт конкурента.

И еще один яркий случай недобросовестной конкуренции. Продвижение товаров с помощью сети Интернет становиться все более привлекательным для производителей товаров и услуг.

Российская компания стала известной широкой массе потребителей под зарегистрированной ею торговой маркой (товарным знаком).

При этом слуховое восприятие торговой марки при написании могло воспроизводиться двумя способами, как пример « SUPERPRODUKT » и « SUPER - PRODUKT ». Множество пользователей сети Интернет допускало подобную ошибку при поиске сайта компании, чем и воспользовался недобросовестный конкурент. Было зарегистрировано новое юридическое лицо с фирменным наименованием идентичным названию сайта двойника «ООО «СУПЕР-ПРОДУКТ». На эту фирму было зарегистрировано доменное имя « SUPER - PRODUKT . RU », на котором располагался сайт с информацией о продаже идентичных товаров.

Спор между двумя конкурентами был осложнен тем, что обе компании обладают исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, которые ими используются в названии доменов. У первой компании имеется товарный знак « SUPERPRODUKT », а у второй компании фирменное наименование «ООО «СУПЕР-ПРОДУКТ». Оба объекта относятся к интеллектуальной собственности и предоставляют компаниям исключительные права на их использование. Урегулирование подобных споров процесс довольно сложный и длительный, решение которого возможно только в рамках законодательства о недобросовестной конкуренции.

6. Защита патентных прав.

Одним из новшеств последнего времени является так называемый «интеллектуальный шантаж». Любой из объектов интеллектуальной собственности предоставляет его владельцам исключительное права разрешать или запрещать его использование третьим лицам.

Многие из российских компаний не уделяют должного внимания защите интеллектуальной собственности компаний. При этом изделия, содержащие в себе новые конструкторские решения или новые технологии, выпускаются на рынок без регистрации указанных решений или технологий в качестве изобретений, полезной модели или промышленного образца.

Предприимчивые граждане и организации, узнав о подобных упущениях производителя, регистрируют патенты с решениями и технологиями на себя, после чего начинают в судебном или досудебном порядке требовать с производителя выплаты компенсации или заключения лицензионного договора, по которому производитель будет обязан выплачивать лицензионные платежи.

Крупные мировые производители, имея многочисленный опыт подобных дел, содержат в штате компании или на условиях аутсортинга специалистов по интеллектуальной собственности, которые и занимаются предостережением и отражением подобных атак.

7. «Опорочили в СМИ» назвав небольшой компанией.

Очень часто приходится представлять интересы сторон по делам связанным с защитой деловой репутации, чести и достоинства граждан, а также по делам о публикации опровержений.

При этом основная проблема данной категории дел связана с разницей в восприятии информации различными лицами.

К примеру, один из типичных случаев. Комментируя какой-либо из сюжетов, журналист сделал оценочное суждение, назвав компанию «ГЛАВМЕХПРОМСНАБ» небольшой. Руководитель компании «ГЛАВМЕХПРОМСНАБ» уверен, что его компания является лидером на рынке снабжения и указание в статье, что компания небольшая оценивает практически как личное оскорбление, а также считает, что подобные утверждение порочат и причиняют ущерб деловой репутации его компании. Для защиты своих прав руководитель компании обращается к юристам.

С юридической точки зрения тут нет нарушения интересов ни руководителя компании (в оценочном суждении не сказано не слова о руководителе компании), ни самой компании. Отличие оценочного суждения от порочащей информации, состоит в том, что оценка одной и той же фразы может отличаться у разных лиц. Один человек считая компанию небольшой, сравнивает её с известными ему крупными мировыми компаниями, которые не обязательно действуют на одном и том же товарном рынке. А другой человек при оценке компаний будет ориентироваться только на компании, действующие на одном и том же товарном рынке. Именно в силу этих обстоятельств оценочное суждение не может быть ни проверено, ни опровергнуто, и тем более, не может опорочить какую либо компанию.

В сложившейся практике порочащей информацией признается распространенная информация о нарушении законодательства или моральных норм.

8. Авторские права.

Ну и куда же без нарушения авторских прав. В данном случае я не буду затрагивать уже наболевшую тему контрафактной продукции. Существуют десятки случаев когда, действуя без злого умысла, всего лишь из-за недостаточной информированности, предприниматели и юристы способствуют нарушению законодательства об авторских и смежных правах.

Обычными случаями в компаниях является заказ по договору подряда объекта авторского права. К примеру, заказав по договору подряда дизайнеру изготовление дизайн-макета рекламной вывески, и разместив подобную вывеску, мы нарушим авторские права дизайнера.

По договору подряда мы получаем все права на результат работы – в данном случае на конкретный дизайн-макет. Для дальнейшего использования дизайн-макета прав на результат работ нам будет недостаточно, так как разработанный дизайн является объектом авторского права, и что бы переработать его, воспроизводить и распространять на рекламной конструкции мы должны отдельно приобрести авторские права на данный объект, установленные в ст. 16 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах».

К тому же следует учитывать, что использование дизайна без указания имени автора также является нарушением авторских прав, если дизайнер отдельно не разрешил такое использование в договоре.

Русский
Тип: